IEPT20070823, Hof Den Haag, Bacardi v Mad Bat
Noot Van Engelen (IER 2007, nr. 103, p. 395): Ik beperk mij in deze noot tot een bespreking van de grensoverschrijdende jurisdictie aspecten van dit arrest. Het arrest gaat daar uitvoerig op in en is met name interessant voor wat betreft twee onderwerpen waar het Hof wel op ingaat om het vervolgens niet te doen: dat is het entertainen van de ‘spin-in-het-web’-doctrine en de vraag of een verbod in een Gemeenschapsmerkenzaak wel of niet de gehele Unie dient te bestrijken.
The itsy bitsy spider?
(Nursery Rhyme: The itsy bitsy spider climbed up the water spout – Down came the rain and washed the spider out – Out came the sun and dried up all the rain – And the itsy bitsy spider climned up the spout again.)
Allereerst valt op dat de door velen sinds het Roche/Primus-arrest van het Europese Hof (13 juli 2006, IER 2006, nr. 72, p. 372) dood gewaande ‘spin-in-het-web’-doctrine door het Hof Den Haag weer tot het leven lijkt te worden gewekt. Is dit Hof gewoon hardleers in het vasthouden aan zijn met EGP/Boston Scientific (IER 1998, nr. 30, p.170) geïntroduceerde leerstuk of kleurt het Hof de door het Hof van Justitie aangegeven kaders gewoon vakkundig in?
De gedaagden in deze merkenzaak zijn vier Nederlandse (rechts)personen en één in Duitsland gevestigde GmbH: Bat Beverage. Tegen alle gedaagden werd een grensoverschrijdend inbreukverbod gevraagd. Voor wat betreft de Duitse gedaagde is de Nederlandse rechter bevoegd vanwege de inbreuk in Nederland (art. 93(5) GMV), maar artikel 94(2) GMV bepaalt expliciet dat die bevoegdheid beperkt is tot handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de Lid-Staat waar die rechtbank gelegen is. Om toch een grensoverschrijdend verbod tegen de Duitse gedaagde te kunnen krijgen beriep Bacardi zich ook artikel 6(1) EEX-Vo dat bepaalt dat meerdere gedaagden voor het gerecht van de woonplaats van een hunner kunnen worden gebracht, op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven. In zijn Roche/Primus-arrest van 2006 had het Hof van Justitie deze route om tot een grensoverschrijdende bevoegdheid te komen voor Europees verleende, nationale bundel-octrooien afgesneden, omdat geen sprake zou zijn – kort gezegd – van eenzelfde situatie: rechtens noch feitelijk. Ligt dit nu bij een voor de gehele Unie bestaand Gemeenschapsmerkenrecht anders dan bij nationale octrooien, die hun oorsprong vinden in een Europees octrooi, en daardoor weliswaar het verleden met elkaar gemeen hebben, maar na de verlening een eigen leven leiden, zoals het Hof Den Haag het in EGP/Boston Scientific verwoordde? Een Gemeenschapsmerk is immers juist géén bundel nationale rechten maar één – supranationaal – voor alle lid-staten geldend intellectueel eigendomsrecht.
Daarmee lijkt bij een Gemeenschaps-IE-recht wel sprake te zijn van eenzelfde situatie rechtens, zoals het Hof Den Haag in r.o. 13 beslist. Vervolgens dient dan ingevolge Roche/Primus ook nog sprake te zijn van eenzelfde feitelijke situatie. Het Hof Den Haag overweegt dat dit het geval kan zijn bij een 'spin-in-het-web-'situatie, om vervolgens vast te stellen dat daarvan in deze zaak geen sprake is. Hoewel het Hof Den Haag in dit verband niet expliciet verwijst naar de overwegingen van het Roche/Primus-arrest van het Europese Hof, vestigt het Hof Den Haag hier wel de aandacht op het feit dat het Hof van Justitie in Roche/Primus veel ‘van tafel heeft geveegd’, maar de ‘spin-in-het-web’-doctrine niet de genadeklap lijkt te hebben gegeven. In r.o. 34 gaat het Hof van Justitie in op de vraag of het antwoord anders komt te liggen indien sprake is van een ‘spin-in-het-web’. Daarbij overweegt het: (34) Deze conclusie zou zelfs niet anders luiden in het door de verwijzende rechter in zijn tweede prejudiciële vraag beoogde geval, te weten het geval waarin de verwerende vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen, zodat er sprake is van eenzelfde feitelijke situatie. (35) In dat geval zou immers onverlet blijven dat er geen sprake is van eenzelfde situatie rechtens (zie punten 29 en 30 van onderhavig arrest) en dat er dus zelfs in een dergelijk geval geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen bestaat. Hoewel de formulering door het Hof van Justitie – ook hier – niet direct kraakhelder is, lijkt er weinig op af te dingen dat het Hof per saldo aangeeft dat in die specifieke concernsituatie sprake is van eenzelfde feitelijke situatie, zodat dan alleen nog maar de vraag rijst of er ook nog sprake is van eenzelfde situatie rechtens. In die gevallen lijkt artikel 6(1) EEX-Vo wel een platform voor grensoverschrijdende jurisdictie te kunnen bieden.
In dat geval blijft echter nog wel de vraag open of bij procedures in meerdere lid-staten dan ook sprake is van voldoende samenhang tussen de vorderingen en wanneer sprake is van 'onverenigbare' beslissingen'. In het Roche/Primus-arrest liet het Europese Hof uitdrukkelijk in het midden of dat begrip in de context van artikel 6(1) EEX-Verdrag ruim - in de zin van 'gevaar voor tegenstrijdige beslissingen' - of eng - in de zin van 'elkaar uitsluitende rechtsgevolgen' - uitgelegd dient te worden. Die Europese hobbel zal eerst ook nog genomen moeten worden, maar het Hof Den Haag lijkt in dit arrest aan te geven daar in beginsel wel mogelijkheden voor te zien. Zover komt het echter allemaal niet in deze zaak omdat er wel sprake dient te zijn van een nauwkeurig te determineren spin met in ieder geval vier – in plaats van de gebruikelijke acht – poten. In Roche/Primus wordt immers gesproken over (i) tot eenzelfde concern behorende vennootschappen die (ii) op (nagenoeg) dezelfde wijze handelen (iii) in overeenstemming met een gemeenschappelijk beleidsplan dat (iv) is uitgegaan van slechts één van hen. Het is dan de vraag of het ontbreken één van deze poten al genoeg is om niet meer van een – althans rechtens relevante – spin te kunnen spreken. Waar de ‘Mad Bat’-spin in deze zaak precies op sneuvelt blijft in dit arrest onduidelijk omdat het Hof Den Haag volstaat met de constatering dat van het voldoen aan dit criterium ‘in casu geen sprake’ is. Uit het arrest blijkt in ieder geval niet dat sprake is van tot eenzelfde concern behorende vennootschappen en over beleidsplannen wordt evenmin gesproken, zodat de vergelijking met de Roche/Primus-spin daar al mank lijkt te gaan.
Van belang is echter om voor ogen te houden dat het eerste Haagse spinnenweb, zoals dat met het EGP/Boston Scientific-arrest in 1998 voor octrooizaken geweven was, weliswaar in 2006 in de plumeau van het Hof van Justitie is verdwenen, maar dat er binnen de context van Gemeenschaps-IE-rechten – zoals Gemeenschapsmerken, - modellen en –kwekersrechten – nog wel emplooi voor een vasthoudend spinnetje te vinden lijkt te zijn.
Beperking verbod tot Benelux
Opvallend is verder dat het Hof Den Haag het opgelegde verbod tegen de Nederlandse gedaagden beperkt tot de Benelux. Zoals het Hof opmerkt is het op grond van artikel 94(1) GMV voor die gedaagden bevoegd ter zake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lid-staten. Het Hof voegt daar nog aan toe van oordeel te zijn dat een door een op grond van artikel 93(1) bevoegde rechter uitgesproken verbod in beginsel geldt voor de gehele gemeenschap, tenzij er omstandigheden zijn om dit verbod tot een bepaald gebied te beperken. Daarbij wijst het Hof ook nog op de considerans van de Gemeenschapsmerkenverordening waar wordt gewezen op het belang van het voorkomen van tegenstrijdige beslissingen over inbreuk of geldigheid van Gemeenschapsmerken.
Tegen die achtergrond zou je dus verwachten dat het Hof tegen de Nederlandse gedaagden gewoon een verbod oplegt voor de gehele Gemeenschap. Dat doet het Hof echter niet en de omstandigheden die daarbij een rol spelen lijken te bestaan uit (i) het verweer van de Nederlandse gedaagden dat zij het MAD BAT-teken alleen in Nederland hebben gebruikt, (ii) dat Bacardi zelf zich kennelijk ook beperkte tot een verwijt van alleen inbreukmakend handelen in Nederland, (iii) dat gebruik wordt gemaakt van een Nederlandstalige website, die gericht is op publiek in de Benelux, en (iv) dat het hier gaat om een kort geding.
Deze terughoudendheid van het Haagse Hof ligt niet direct voor de hand. In de procedure die leidde tot het arrest van de Hoge Raad inzake Philips/Postech (IER 2005, nr. 50, p. 233) had datzelfde Hof ook al terughoudendheid betracht bij grensoverschrijdende maatregelen in kort geding in een octrooizaak. De Hoge Raad onderschreef dat standpunt echter duidelijk niet en zag geen reden voor een territoriale beperking van een verbod omdat het in het kader van een kort geding speelde. Bovendien geldt naar Benelux recht dat een verbod tot inbreuk op een Benelux merk de gehele Benelux beslaat, ook wanneer de rechter dat niet expliciet in het dictum verwoordt (BenGH, 13 juni 1994, NJ 1994, 665, Renault/Reynolds).
Tegen deze achtergrond lijkt er veel voor te zeggen dat de rechter die voor de gehele Gemeenschap bevoegd is ook als regel een verbod voor de gehele Gemeenschap oplegt, al was het maar omdat wat die rechter aan inbreuk vaststelt ook voor de gehele Gemeenschap geldt. Tevens lijkt het wel zo praktisch dat indien dezelfde inbreuk zich vervolgens buiten Nederland of de Benelux afspeelt niet opnieuw procedures tussen dezelfde partijen gevoerd hoeven te worden. Hoe het Hof Den Haag de omstandigheden precies weegt wordt niet goed duidelijk uit het arrest. Het kan zijn dat het Hof beslissende betekenis toekent aan de omstandigheid dat ter zake van de Nederlandse gedaagden kennelijk niet expliciet gesteld was dat inbreuk in de gehele Gemeenschap dreigde, maar dat lijkt dan een relatief zware eis voor de stelplicht. Bij een inbreuk in een gedeelte van het Nederlandse of Benelux territoir hoeft de eiser immers ook niet te stellen dat diezelfde inbreuk in het gehele relevante gebied dreigt en waarom dan voor Gemeenschaps-IE-rechten wel een dergelijke eis zou gelden valt niet direct in te zien. De les van Philips/Postech lijkt te zijn dat de Hoge Raad een voorstander is van effectief grensoverschrijdend optreden in IE-zaken, en een beperking van een inbreukverbod op een Gemeenschapsmerk tot de Benelux lijkt dan iets wat echt een uitzondering dient te zijn voor de rechter wiens bevoegdheid op alle lid-staten betrekking heeft. Uiteindelijk lijkt dit echter een zaak van Europees recht, zodat het uiteindelijk wachten is op een uitspraak van het Hof van Justitie.
Dick van Engelen