Inleiding
Internationale uitputting van intellectuele eigendomsrechten is een juridisch vraagstuk waar rechtspolitieke overwegingen een grote zo niet doorslaggevende - rol spelen. Uiteraard dient de rechter bij de beantwoording van de vraag of een rechthebbende zich (wederom) op zijn exclusieve recht kan beroepen ingeval van import van een elders al op de markt gebracht produkt te houden aan de maatvoering die wet- of verdragsteksten aangeven. Maar juist op dit punt geven die wetten en verdragen vaak weinig specifieke aanwijzingen en dient die rechter een keuze te maken, waarbij hij zich in het ideale geval dient te laten leiden door de achterliggende grondslagen en beginselen. Die zijn veelal zo divers dat hij daarmee ook 'alle kanten op kan'. Volop uitdagingen voor die rechter derhalve, en een onderdeel van het recht waar realiteitszin en maatschappelijk perspectief van groot belang zijn. Dat zijn kwaliteiten die Theo Bremer ook weet te waarderen, waarmee de behandeling van dit onderwerp in deze bundel gerechtvaardigd is.
Zowel de U.S. Supreme Court als het Europese Hof van Justitie hebben zich recent over internationale uitputting moeten buigen. De Supreme Court oordeelde over internationale uitputting van auteursrechten in L'anza Research v. Quality King. Het Europese Hof verdiepte zich in Silhouette v. Hartlauer in de vraag in hoeverre Lidstaten nog bevoegd zijn hun nationale uitputtingsregels toe te passen. Beide zaken hadden betrekking op parallel import van luxe merkartikelen; L'anza shampoo en Silhouette brilmonturen. Daarmee is ook geïllustreerd dat gemeenschappelijk is aan deze zaken dat IE-rechten niet zozeer gebruikt worden om oneigenlijke reproductie van werken veilig te stellen of oneigenlijk gebruik van merken als herkomstaanduiding aan te pakken, maar vooral ook worden ingeroepen om de voor luxe merkartikelen gekoesterde exclusieve en selectieve marketing-strategieën te beschermen.
L'anza v. Quality King
L'anza Research International, Inc. is een Californische fabrikant van shampoo, die in de Verenigde Staten door middel van een gesloten selectief distributiesysteem 'aan de man' wordt gebracht. Het produkt heeft in de VS een exclusief kwaliteits-imago, dat ondersteund wordt met advertenties en promoties. L'anza verkoopt haar produkt ook buiten de VS, maar voor die markten rekent zij haar distributeurs een prijs die 35 tot 40% lager ligt dan de prijs voor de Amerikaanse markt.
L'anza vervaardigde de produkten waar de procedure betrekking op had in de VS en verkocht deze aan haar distributeur in het Verenigd Koninkrijk, die ze doorverkocht aan een afnemer op Malta. De goederen vonden vervolgens hun weg terug naar de VS en werden daar door Quality King Distributors in Californië verkocht aan niet door L'anza erkende detaillisten. L'anza claimde dat de import en verhandeling van deze produkten een inbreuk op haar Amerikaanse auteursrecht op de L'anza labels opleverde.
De federale District Court for the Central District of California verwierp het op de 'first sale doctrine' gebaseerde verweer van Quality King inhoudende dat het auteursrecht met de eerste verkoop door L'anza was uitgeput - en wees de vordering van L'anza toe. De Ninth Circuit Court of Appeals bevestigde dit vonnis. Aangezien deze uitspraak conflicteerde met een eerder precedent van de Third Circuit Court of Appeals uit 1988 , besloot de U.S. Supreme Court de zaak te horen. Dit Hof deed op 9 maart 1998 uitspraak en vernietigde de uitspraak van de Ninth Circuit. Justice Stevens schreef de 'opinion' van het Hof, die door alle negen rechters werd onderschreven. Justice Ginsburg schreef nog een 'concurring opinion' waarin zij alleen maar benadrukte dat de uitspraak slechts zag op een situatie waarin de goederen in de VS zijn geproduceerd en vervolgens na een buitenlandse 'round trip journey' ofwel een U-bocht in 'goed Nederlands' weer in de VS belanden. Daarmee benadrukte zij dat het Hof na dit precedent vrij blijft om anders te beslissen in geval van in het buitenland vervaardigde goederen, die vervolgens in de VS geïmporteerd worden.
(a) L'anza: First Sale Doctrine
Centraal stond de zogeheten 'first sale doctrine', zoals die is neergelegd in de U.S. Copyright Act van 1976 . In 1908 had de Supreme Court in Bobbs-Merrill Co. v. Straus geoordeeld dat het exclusieve verkooprecht, zoals de Copyright Act dat destijds kende, alleen de eerste verkoop van een exemplaar van het werk bestrijkt. De rechthebbende kon zich zodoende niet verzetten tegen de verkoop door het warenhuis R.H. Macy & Co. van elders ingekochte boeken tegen een prijs die lager was dan de op de omslag voorgeschreven minimum-prijs. De boeken waren voorzien van een tekst, volgend op de copyright-notice, waarin werd aangegeven dat men geen toestemming gaf voor verkoop tegen een lagere prijs dan één dollar en dat een dergelijke verkoop als inbreuk op auteursrecht zou worden aangemerkt. Deze Amerikaanse voorloper van ons Leesportefeuille-arrest uit 1952 werd vervolgens gecodificeerd in Section 109(a) van de Copyright Act. Section 106(3) van die wet geeft aan de rechthebbende het exclusieve recht 'to distribute copies [...] by sale or other transfer of ownership'. Section 109(a) bepaalt vervolgens: 'Notwithstanding [...] §106(3), the owner of a particular copy [...] lawfully made under this title, [...] is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy [...].' Om zich alsnog tegen de parallelle import te kunnen verzetten beriep L'anza zich op Section 602(a) van dezelfde wet. Dat artikel ziet op ongeautoriseerde import van exemplaren van een werk en bepaalt onder meer dat een dergelijke import 'is an infringement of the exclusive right to distribute [...] under § 106.'
De uitvoerige argumentatie van L'anza, de lagere rechters en de Sollicitor General dat een parallelle import op grond van Section 602 kon worden tegengaan werd door de Supreme Court afgewezen onder meer op grond van het argument dat de tekst van Section 602 duidelijk maakt dat de bedoelde import een overtreding in de zin van Section 106 oplevert en daarmee ook de door Section 109 gegeven uitzondering op Section 106 van toepassing is. De verschillende eerdere fijnzinnige, evenzeer op wetsystematische en taalkundige argumenten gebaseerde en tot een ander resultaat leidende interpretaties konden het Hof niet overtuigen.
(b) L'anza: 'misbruik' IE-recht?
Ondanks deze juridisch technische benadering was de Supreme Court 'niet blind' voor de maatschappelijke impact van de zaak. Het Hof constateerde dat het een uitzonderlijke auteursrechtelijke zaak betrof aangezien L'anza het auteursrecht op de labels gebruikte om de gehanteerde exclusieve marketing methode voor shampoo veilig te stellen. Volgend op deze mogelijke 'opmaat' naar een eventuele afwijzing op grond van 'misbruik van recht'-argumenten, wees het Hof de auteursrechtelijke aanspraken echter niet van de hand. Het Hof overwoog zelfs uitdrukkelijk dat ondanks het geringe creatieve gehalte van de labels de uitspraak ongewijzigd van toepassing is op andere auteursrechtelijke werken, zoals geluidsopnamen of boeken. Daarmee is de reikwijdte van deze uitspraak dus niet beperkt tot parallelle import van luxe merk-artikelen waar het auteursrecht slechts 'met de haren bijgesleept' wordt maar is dit arrest evenzeer van groot belang voor 'Hollywood' en 'Silicon Valley', twee belangrijke motoren van de Amerikaanse economie.
Het Hof stond ook nog stil bij zijn eerdere uitspraak uit 1988 in K mart Corp. v. Cartier, Inc. over parallelle import en merkenrecht. In die zaak oordeelde een 'versplinterd' Supreme Court dat een merkhouder zich niet kon verzetten tegen de import van produkten die door een tot hetzelfde concern behorende onderneming zijn gefabriceerd. De lagere rechtspraak heeft vervolgens aangenomen dat het merkenrecht in een dergelijk geval nog slechts uitkomst kan bieden wanneer er sprake is van 'material differences' tussen de in de VS op de markt gebrachte produkten en de parallel geïmporteerde goederen. Omdat merkenrechtelijke bescherming met deze rechtspraak grotendeels is uitgeschakeld als wapen tegen parallelle import van zogeheten 'gray market goods' ging L'anza in deze zaak juist voor het auteursrechtelijke anker liggen.
Het Hof merkte nog op dat het betwijfelde of termen als 'parallel import' of 'gray market goods' de onderliggende problematiek wel goed beschrijven, aangezien het dispuut primair ziet op de gevolgen van een marketing-beleid waarin de promotionele inspanningen beperkt worden tot de thuismarkt en de produkten door de rechthebbende aan het buitenland verkocht worden tegen prijzen die concurrentie door buitenlandse afnemers op de eigen thuismarkt mogelijk maken. Justice Stevens merkte echter op dat het niet van belang was voor de interpretatie van de Copyright Act of het Hof van oordeel was of het al dan niet verstandig beleid zou zijn om dergelijke prijsdiscriminatie wettelijk te beschermen. Op de achtergrond speelde waarschijnlijk echter wel een rol dat een rechthebbende parallel import 'over zichzelf afroept' door verschillende prijzen voor een zelfde merkartikel te gebruiken. Justice Scalia ging daar bij pleidooi op in en in voetnoot 29 bij de uitspraak werd ook opgemerkt dat L'anza deze 'concurrentie' kan voorkomen door zijn produkten in het buitenland wel te ondersteunen of daar onder een ander merk op de markt te brengen.
(c) L'anza: wijze van interpretatie
De opinie van de Supreme Court staat vooral in het teken van een grammaticale en wetsystematische interpretatie. Dit benadrukken van een 'strikt juridische benadering' is intrigerend. Zonder te willen betwijfelen dat het Hof zich slechts van zijn rechtsprekende taak heeft willen kwijten en niet als wetgever of beleidsmaker heeft willen optreden, lijkt het toch wat al te abstract om er van uit te gaan dat op de achtergrond geen rol speelt of men al dan niet van oordeel is of een IE-recht gebruikt wordt voor een ander doel dan waarvoor het oorspronkelijk in het leven is geroepen.
Die strikt juridische benadering leidt bovendien niet dwingend tot het door de Supreme Court bereikte resultaat. De omstandigheid dat zowel de lagere rechters als de Solicitor-General - en bijv. de American Intellectual Property Law Association in een 'amicus brief' - evenzeer op basis van een 'strikt juridische interpretatie' juist tot het tegenovergestelde resultaat kwamen spreekt in dit verband boekdelen. Het komt mij dan ook voor dat het oordeel van de rechter niet aan kracht hoeft in te boeten, wanneer die rechter aangeeft dat hij niet alleen maar door taalkundige en wetssystematische argumenten wordt gedreven. Integendeel, wanneer de rechter tevens de aan de betreffende IE-rechten ten grondslag liggende doelstellingen in zijn overwegingen betrekt kan dat oordeel naar het mij voorkomt eerder aan overtuigingskracht winnen.
Tegelijkertijd kan dergelijke 'Prinzipienreiterei' diezelfde rechter bij latere uitspraken weer aardig voor de voeten lopen. Dit laatste speelt mogelijk een rol bij de expliciete overweging van het Hof dat Section 106 van de Copyright Act slechts ziet op goederen 'lawfully made under this title'. Daaruit volgt dat de uitspraak alleen van toepassing is op in de Verenigde Staten vervaardigde goederen, zodat de Supreme Court vrij is om anders te oordelen in geval in het buitenland vervaardigde goederen, zoals Justice Ginsburg in haar Concurring Opinion nog eens benadrukte.
Wellicht moet men deze vooropstelling en hetgeen het Hof overweegt over het negeren van beleidsmatige aspecten zelfs lezen als een vingerwijzing dat het Hof in een situatie van in het buitenland vervaardigde goederen, waarop Section 106 niet van toepassing is, 'bepaald niet uitsluit' tot een tegenovergesteld oordeel te zullen komen? Een dergelijke benadering zou echter nadelig kunnen zijn voor de Amerikaanse industrie aangezien daarmee productie in het buitenland gestimuleerd wordt. Wat daar verder van zij, het Hof heeft in ieder geval duidelijk zijn handen vrij willen houden.
Intussen laat het resultaat van L'anza niet aan duidelijkheid te wensen over . Wanneer een produkt in de VS is vervaardigd en in het buitenland op de markt wordt gebracht, kan de rechthebbende zich niet op basis van zijn copyright tegen import in de VS verzetten. Gecombineerd met een vergelijkbaar merkenrechtelijk resultaat in K Mart betekent dit dat men redelijk gemakkelijk parallel kan importeren op de Amerikaanse markt. Consequentie van deze rechtspraak is derhalve dat IE-rechten in de VS niet of nauwelijks gebruikt kunnen worden om marktdifferentiaties en marketingpolitiek veilig te stellen.
Silhouette v. Hartlauer
De wereld mag dan in het Cyberspace tijdperk steeds kleiner worden, dat wil niet zeggen dat dit ook geldt voor de verschillen tussen de Amerikaanse en Europese jurisdicties. Nog geen vier maanden na L'anza kiest het Europese Hof van Justitie in de Silhouette-zaak voor een tegenovergesteld resultaat.
Silhouette is een fabrikant van duurdere modebrillen, die zij aan opticiens verkoopt. Hartlauer verkoopt via talrijke detailhandel-filialen in Oostenrijk brillen met als voornaamste verkoopargument haar lage prijzen. Silhouette levert niet aan Hartlauer omdat dit haar imago als producent van kwaliteits- en modebrillen zou schaden. In oktober 1995 verkocht Silhouette circa twintigduizend gedateerde brilmonturen aan een Bulgaarse vennootschap onder de restrictie dat deze alleen in Bulgarije en de voormalige Sovjet-Unie verkocht mochten worden. Hartlauer slaagde er in deze modellen ' op de kop te tikken' en verkocht ze in haar filialen in Oostenrijk, daarbij aangevende dat ze erin geslaagd was Silhouette monturen in het buitenland in te kopen.
Silhouette vorderde 'in kort geding' een verkoopverbod op grond van merkinbreuk, zich erop beroepende dat haar merkrechten niet waren uitgeput omdat de produkten niet binnen de voor Oostenrijk geldende 'Europese Economische Ruimte' door haar in het verkeer waren gebracht. Zowel het Landesgericht Steyr als het Oberlandesgericht Linz wezen de vorderingen af, op grond van uitputting van merkrechten. Dat was in lijn met het in Oostenrijk tot de wetswijziging, welke werd ingegeven door aanpassing aan de 'Merken-richtlijn' van 1989, geldende beginsel van wereldwijde uitputting. Het Oberste Gerichtshof legde vervolgens aan het Europese Hof de vraag voor of artikel 7 lid 1 van de 'Merken-richtlijn' zo moet worden uitgelegd dat kort gezegd het merkrecht niet is uitgeput wanneer produkten buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Kortom, verzet de richtlijn zich er tegen dat Lidstaten naar nationaal recht wereldwijde uitputting hanteren of dient louter Europese uitputting voor alle Lidstaten de norm te zijn?
(a) Silhouette: Europese uitputting!
Het Europese Hof stelde voorop dat de inhoud van het merkrecht gegeven wordt in artikel 5 van de richtlijn, waarna artikel 7 een beperking op dat recht geeft inhoudende dat het merkrecht is uitgeput wanneer (i) een produkt door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer is gebracht en (ii) dat is gebeurd binnen de Gemeenschap.
Vervolgens constateerde het Hof dat geen der partijen, die zich in de procedure hadden gemengd, had betoogd dat de richtlijn zo kon worden uitgelegd dat deze wereldwijde uitputting zou bevatten. Deze constatering lijkt obligaat, maar is cruciaal omdat het Hof vervolgens het standpunt inneemt dat hoewel de richtlijn blijkens zijn tekst geen totale harmonisatie van het merkenrecht met zich brengt, de tekst van de richtlijn wel aangeeft dat de richtlijn een harmonisatie van de 'belangrijkste basisregels' van het merkenrecht bevat. Dat betreft dan met name de regels van nationaal recht die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. Het Hof constateert dat de betreffende overweging 'niet uitsluit dat die regels volledig worden geharmoniseerd'. Met deze stellingname van het Hof is vervolgens de uitkomst gegeven. Wanneer de richtlijn het nationale recht terzake van de basisregels volledig harmoniseert en de richtlijn volgens het Hof niet zo kan worden uitgelegd dat wereldwijde uitputting daaronder mogelijk is, dient de conclusie te zijn dat binnen de EER slechts Europese uitputting mogelijk is. Aldus het syllogisme van het Hof.
Het Hof benadrukt dat deze uitleg de enige is die ten volle spoort met het doel van de richtlijn, te weten de werking van de interne markt te verzekeren. Het Hof wijst er ook op dat in de considerans van de richtlijn wordt overwogen dat het van fundamenteel belang is dat merken in alle Lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten teneinde het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken. Een situatie waarin sommige lidstaten in internationale uitputting en andere slechts in communautaire uitputting kunnen voorzien, zou volgens het Hof 'immers onvermijdelijk leiden tot belemmeringen van het vrije verkeer van goederen en vrije dienstverlening.'
Het komt mij voor dat bij wat het Hof hier als een vanzelfsprekendheid presenteert echter zeker vraagtekens gesteld kunnen worden. Waarom is het niet denkbaar dat het gevolg van verschillen in nationale uitputtingsregels is dat binnen de Unie de laagste drempel wereldwijde uitputting daarmee de facto tot intracommunautaire norm wordt? Dat betekent dat lidstaten produkten die rechtsgeldig zijn geïmporteerd in een andere lidstaat waar wereldwijde uitputting geldt dienen te behandelen als produkten die elders binnen de Unie rechtsgeldig in het verkeer zijn gebracht en deze dus niet op grond van nationaal recht kunnen blokkeren. Het verdient mogelijk geen schoonheidsprijs, maar daarmee is het nog niet ondenkbaar (en bovendien altijd te corrigeren door nadere communautaire wetgeving). Bovendien kan men zich afvragen of het alsnog toelaten van een opdeling van de interne markt ter zake van dergelijke parallel geïmporteerde produkten nou zo'n drama is (maar wellicht eerder een 'de minimis' verschijnsel?).
(b) Silhouette: perspectief Hof van Justitie
Wat opvalt is dat het Hof kiest voor een 'communautaire interpretatie': gekeken wordt naar de tekst en doelstellingen van de richtlijn en het belang van de eenvormige interne markt wordt voorop gesteld. Overwegingen van merkenrechtelijke aard ontbreken vrijwel volledig. AG Jacobs, wiens opinie door het Hof in essentie gevolgd is, ging daar nog wel op in naar aanleiding van het argument van de Zweeds regering dat de herkomstaanduidings-functie van het merk niet in het geding was en parallel-import duidelijke voordelen aan consumenten biedt, zoals stimulering van concurrentie op prijs. Hoewel het argument hem aansprak, volgde hij het echter niet onder meer omdat hij van oordeel was dat het afwegen van de 'voors' en 'tegens' van wereldwijde dan wel Europese uitputting te zeer een politieke c.q. beleidsmatige beslissing zou zijn. Zoals Abbott en Verkade opmerken geldt dat bezwaar echter minstens in gelijke mate voor de keuze voor Europese uitputting en dient dat er wellicht juist voor te pleiten dat dit tot het domein van de Lidstaten blijft behoren totdat de Unie een politieke beslissing neemt.
Wellicht dient het achterwege blijven van merkenrechtelijke overwegingen bij deze interpretatie van de Merkenrichtlijn geplaatst te worden tegen de achtergrond dat eenzelfde bepaling als artikel 7 lid 1 evenzeer voorkomt in de Software-richtlijn , de Verhuur-richtlijn en de Databank-richtlijn . Door de uitspraak niet Merken-richtlijn specifiek te maken kan er weinig aarzeling over bestaan dat eenzelfde resultaat dient te gelden voor de door die richtlijnen bestreken terreinen.
Overwegingen van internationaal handelsrechtelijke aard ontbreken evenzeer, hetgeen toch wat mager oogt in een tijdperk waarin IE in grote mate door bijv. een TRIPS-verdrag wordt beheerst en met de intrede van Cyberspace nagenoeg alle exploitatie van merken of werken 'met één druk op de knop' een wereldwijde dimensie kan hebben.
L'anza & Silhouette: Conclusie
Opvallend voor beide uitspraken is dat zowel de US Supreme Court als het Europese Hof van Justitie ogenschijnlijk kiezen voor een juridische, technische interpretatie en het resultaat van die exercitie presenteren als iets wat juridisch onontkoombaar zou zijn. Nu is het op zich niet ongewoon voor een rechterlijk vonnis dat het niet zodanig is geredigeerd dat daaruit blijkt dat een andere uitkomst eigenlijk beter is. Beslissingen als deze worden echter in mindere mate dan 'gewoon' gedicteerd door juridische doctrines en de rechter heeft juist een relatief grote vrijheid. Vanuit de 'trias politica' bezien is dat niet te prefereren, maar dat laat onverlet dat het een onontkoombaar 'fact of life' is. Het begrip 'wetgever-plaatsvervanger' behoort immers ook al jaren tot het standaard juridisch vocabulaire.
Juist wanneer de rechter een grote discretioniaire vrijheid heeft voor zijn oordeel en dat oordeel bovendien verstrekkende maatschappelijke en economische gevolgen heeft, wint dat rechterlijk oordeel mijns inziens aanmerkelijk aan overtuigingskracht wanneer daarin alle 'voors', maar met name ook alle 'tegens' worden afgewogen en de uitspraak wordt voorzien van niet te spaarzame motiveringen. Daarbij kan het ook geen kwaad als die rechter gewoon 'man en paard noemt' en aangeeft welke uitkomsten minder dwingend of minder typisch juridisch zijn dan anderen.
Men kan zich ook afvragen wat nu 'het grote onrecht' is dat zou ontstaan als wereldwijde uitputting binnen de Europese Unie zou gelden. Zoals de Supreme Court ook aangaf kan een merkhouder parallel import veelal voorkomen door een uniformer prijs- en marketing-beleid voor zijn 'global brands' te hanteren hetgeen een 'global brand' niet vreemd zou moeten zijn - dan wel als hij toch van verschillende prijsniveaus wil profiteren te kiezen voor merkdifferentiatie. Als men daar dan nog bij in overweging neemt dat consumenten primair gebaat zijn bij een grotere prijsconcurrentie valt niet goed in te zien dat er grote maatschappelijk belangen op het spel zouden staan, waardoor rechterlijk optreden vereist is. Het resultaat van deze uitspraak is uiteindelijk Europees 'protectionisme', hetgeen niet op zijn plaats lijkt wanneer er geen grote maatschappelijke belangen als werkgelegenheid of produktie-capaciteit op het spel staan.
Intellectuele eigendomsrechten zijn naar het mij voorkomt niet bedoeld om nationale markten af te schermen, maar beogen de rechthebbende te beschermen tegen oneigenlijke exploitatie van het object van zijn recht, bijv. door het ongeautoriseerd maken van verveelvoudigingen, waar het auteursrechten betreft, of het oneigenlijk gebruik van onderscheidingsmiddelen, waar het merkrechten betreft. Voor die rechten geldt in zijn algemeenheid een 'first sale doctrine' c.q. uitputtingsbeginsel, inhoudende dat wanneer een product voorzien van alle 'toeters en bellen' eenmaal met toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht, dat recht daarmee is 'uitgeput' en het produkt verder vrijelijk verhandeld kan worden. IE-rechten vormen immers een uitzondering op de vrijheid van mededinging, welk beginsel één van de pijlers van onze rechtsorde vormt.
Dit alles gezegd hebbende, mag duidelijk zijn dat het naar mijn oordeel een te betreuren stap is om Europese uitputting dwingend aan de lidstaten voor te schrijven, zoals het Europese Hof deed, en dat bovendien in een tijdperk van TRIPS en toenemende vrije wereldhandel waarin de VS met K Mart en L'anza juist een tegengestelde koers vaart.