Inleiding
Artikel 2 van de Handelsnaamwet bepaalt dat de handelsnaam slechts kan worden overgedragen tezamen met de onderneming waarvoor die naam gevoerd wordt. De strekking van deze bepaling brengt met zich dat ook het verlenen van licenties op een handelsnaam in strijd is met de bedoeling van de handelsnaamwetgever van 1921. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijk regime in een tijdperk waarin franchising aan de orde van de dag is niet direct aansluit bij de behoeften van de rechtspraktijk en hetgeen in het maatschappelijk verkeer als gerechtvaardigd wordt ervaren. Kritiek op artikel 2 Hnw is dan ook niet nieuw, maar desondanks prijkt dit artikel nog steeds in de wet.
De oude Nederlandse Merkenwet van 1893 kende evenzeer een systeem van `gebonden overdraagbaarheid'. Met dit systeem werd in 1971 door de in werking treding van de Benelux Merkenwet gebroken voor het merkenrechtelijk domein. Deze merkenrechtelijke ontwikkeling heeft echter geen consequenties voor de Handelsnaamwet gehad. Dit is op zich bevreemdend. Een historische exercitie leert namelijk dat de `gebonden overdraagbaarheid' van merk en handelsnaam dezelfde achtergrond heeft, zodat er alle aanleiding bestaat om dit merkenrechtelijke regime ook naar de handelsnaamwet door te trekken.
Merkenwet 1880
De gebonden overdraagbaarheid kwam - voor zover ik kan nagaan - voor het eerst aan de orde bij de parlementaire behandeling van de Merkenwet van 1880.
Het door de regering ingediende ontwerp bevatte geen bepaling over de overdraagbaarheid van merkrechten. Dat kwam vervolgens aan de orde in het Voorlopig Verslag. Men ging er van uit dat een merk uiteraard overdraagbaar diende te zijn, zodat het raadzaam leek in het ontwerp tevens over `regtverkrijgenden' te spreken.
In reactie daarop werd bij gelegenheid van de Memorie van Antwoord een nieuw art. 8 geïntroduceerd, waarin werd bepaald dat het recht tot uitsluitend gebruik van een merk onafscheidelijk verbonden is met de onderneming en met die onderneming overdraagbaar is. De ratio voor deze gebondenheid werd gezien in het `publiek belang' dat- volgens de regering - zou vereisen dat zeker is dat een van een merk voorzien produkt van een bepaalde onderneming afkomstig is.
Bij de behandeling in de Tweede Kamer rees echter `kamerbreed' verzet tegen deze koppeling. Er werd op gewezen dat de wet `bescherming van de eigendom' ten doel had en niet - althans niet primair - `den consument tegen bedrog te vrijwaren'. Bovendien werd aangegeven dat de gebonden overdraagbaarheid geen waarborg verschafte omdat men in plaats van een overdracht ook overeen zou kunnen komen de inschrijving van het merk door te halen en geen bezwaar te maken tegen nieuwe merkinschrijving door de `rechtsopvolger'. Ook werd het onbillijk geacht dat zodoende bijv. een boer op een gehuurde hoeve met een merk voor boter en kaas dat merk niet meer zou kunnen gebruiken wanneer hij een andere hoeve zou betrekken. Opgemerkt werd nog dat een merk niet altijd gebruikt wordt om een onderneming te onderscheiden, maar ook kan dienen om de toepassing van een bepaald procédé aan te geven. Evenzeer werd nog naar voren gebracht dat een fabriek die de kwaliteit van zijn produkten zou verlagen evenzeer `bedrog' zou plegen, zonder dat de Staat daar iets tegen kon ondernemen. Minister Modderman volstond vervolgens met de opmerking dat gebonden overdraagbaarheid in nagenoeg alle buitenlandse wetten voorkwam, Dat argument mocht niet baten. Met 28 tegen 25 stemmen werd artikel 8 verworpen.
Merkenwet 1893
Amper 12 jaar later kwam de kwestie van gebonden overdraagbaarheid weer aan de orde bij de indiening van het ontwerp voor een nieuwe Merkenwet, die nodig was vanwege de ratificatie van het Arrangement van Madrid van 1891.
De regering bleek zich niet bij de nederlaag van 1880 te hebben neergelegd. Artikel 20 van het ontwerp bepaalde: De overdracht van een merk, overeenkomstig art. 5 ingeschreven, wordt alleen aangetekend indien tevens de fabriek of handelsinrichting, tot onderscheiding van welker waren het merk bestemd is, aan denzelfden persoon is overgegaan. In de Memorie van Toelichting werd opgemerkt dat de bestaande wet over de overdracht van merken zweeg, hetgeen in de praktijk tot velerlei constructies aanleiding gaf. Het belang van de mogelijkheid van overdraagbaarheid werd zonder meer erkend. Zonder nadere motivering werd vervolgens gesteld dat een overdracht aan een derde, die niet tevens de onderneming overnam, vaak zou resulteren in misleiding van het publiek, reden waarom men de gebonden overdraagbaarheid voorstond. Dit vereiste gold overigens alleen voor Nederlandse ondernemingen, omdat de overdracht van een internationaal merk door het recht van het land van oorsprong beheerst zou worden.
In het Voorlopig Verslag werden aan de hernieuwde poging tot introductie van dit systeem - vreemd genoeg - geen woorden vuil gemaakt. `De geachte afgevaardigde' Van de Velde roerde zich vervolgens wel bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer. Hij verwees naar een document van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, die de bepaling nodeloos bezwarend achtte omdat ook een systeem van gebonden overdracht geen waarborg biedt dat de nieuwe rechthebbende het merk niet voor goederen uit een andere fabriek gaat gebruiken. Minister van Justitie Smidt beperkte zich - evenals zijn voorganger in 1880, maar met meer succes - tot de opmerking dat dit systeem ook in buitenlandse wetten werd gehanteerd en herhaalde - zonder nadere motivering - de stelling dat vrije overdracht tot misleiding zou leiden. Artikel 20 werd vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Wetsontwerp inzake 'eene regeling van het gebruik der Firma' 1895
De handelsnaam - of `firma' - kende in de vorige eeuw geen wettelijk regime. Artikel 30 van het Wetboek van Koophandel bevatte een bepaling over de handelsnaam, welke inhield dat de `firma' van een ontbonden vennootschap onder firma door één of meer vennoten voortgezet kon worden. Aan deze bepaling werd echter geen nadere betekenis voor de overdraagbaarheid van de handelsnaam toegekend.
In de periode tot 1895 werd door sommigen het standpunt ingenomen dat gebonden overdraagbaarheid van de handelsnaam wenselijk zou zijn om misleiding tegen te gaan. Het merendeel van de schrijvers onderschreef dat standpunt echter niet.
In 1895 werd een wetsontwerp voor `eene regeling van het gebruik der firma' ingediend, dat grotendeels steunde op het advies van een in 1879 ingestelde Staatscommissie. Evenals het advies van de Staatscommissie voorzag het ontwerp in art. 5l in vrije overdraagbaarheid van de handelsnaam. De regering zag - anders dan amper twee jaar eerder bij de Merkenwet van 1893 - geenn reden om aansluiting te zoeken bij buitenlands recht en was van oordeel dat de wens om de clientèle na een overdracht te behouden het publiek voldoende voor misleiding zou behoeden. De Kamer bleek minder kort van memorie, zodat bij gelegenheid van het Voorlopig Verslag naast instemmende geluiden ook bezwaren tegen de voorgenomen vrije overdraagbaarheid werden gehoord. Het Voorlopig Verslag bleef echter onbeantwoord omdat na een wisseling van de wacht het wetsontwerp door de nieuw aangetreden Minister van Justitie Cort van der Linden werd ingetrokken.
Rechtspraak 1895 - 1920
In de daaropvolgende periode aanvaardde de Hoge Raad, in weerwil van het met art. 20 van de Merkenwet van 1893 geïntroduceerde regime van gebonden overdraagbaarheid, bepaald ruimhartig de mogelijkheid van vrije overdracht van merken, in het bijzonder voor het oude recht.
In zijn beschikking van 25 februari 1896 verenigde de Hoge Raad zich - zonder nadere motivering, zoals gebruikelijk was in verzoekschriften-procedures - met de Conclusie van zijn Procureur-Generaal Polis, die het standpunt innam dat onder de Merkenwet van 1880 overdracht van een merk mogelijk was, ook al voorzag die wet niet in overdracht van merken.
In dezelfde lijn sanctioneerde de Hoge Raad in een beschikking van 15 juli 1898 een in 1883 verrichtte overdracht van een merk (samen met een `tabaksfabriek') zodat de opvolgende merkhouder de nietigheid van een latere merkinschrijving onder de Merkenwet van 1893 kon inroepen.
Evenzeer erkende de Hoge Raad in een beschikking van 9 juni 1911 de mogelijkheid van overdracht van de rechten verbonden aan het onder de wet van 1893 voor het ontstaan van een merkrecht consitutieve gebruik van een merk. De Hoge Raad sloot zich aan bij de Conclusie van zijn Procureur-Generaal Noyon, die de algemene regels voor overdraagbaarheid van vermogensrechten toepaste. Meijers wees er in zijn noot bij dit arrest op dat daarin niet gelezen mocht worden dat de Hoge Raad ook de overdracht van een merk zonder de onderneming mogelijk achtte.
In een naar het zich laat aanzien mede door de voorliggende omstandigheden gekleurde beschikking van 29 juni 1916 oordeelde de Hoge Raad vervolgens dat de naam van een persoon, ook al wordt die naam, zij het ook met eenige wijziging of verkorting, gebruikt om daaronder handel te drijven, evenmin als de z.g. handelszaak zelve, geen voor verkoop en levering vatbare zaak was. Daarmee casseerde de Hoge Raad een beschikking van de rechtbank Amsterdam waarin, op verzoek van drie erfgenamen, de openbare verkoop was bevolen van o.m. een handelszaak die onder de naam van de overledene nog was voortgezet door de echtgenote van de vierde (mede)-erfgenaam, die - evenals een der eisende erfgenamen- `verbleef in een krankzinnigengesticht'.
Handelsnaamwet 1921
Het in 1918 ingediende ontwerp voor de Handelsnaamwet bracht verandering in deze door de beschikking van 1916 voor de handelsnaam ontstane situatie door uitdrukkelijk te voorzien in de overdraagbaarheid van een handelsnaam. Anders dan het ontwerp van 1895 kende dit ontwerp echter een systeem van gebonden overdraagbaarheid, zodat men ook - anders dan de Hoge Raad in zijn arrest van 1916 - uitging van de overdraagbaarheid van de handelszaak. De reden voor gebondenheid werd gezien in de - niet nader gemotiveerde - stelling dat het kunnen voeren van een bestaande handelsnaam slechts van belang zou zijn voor degene die de onderneming overneemt. In andere gevallen zou dat slechts misleidend zijn (sIC!, ThvE). Gelet op de eerdere debatten in 1880, 1893 en 1895 zou men verwachten dat over de introductie van deze gebonden overdraagbaarheid discussie zou ontstaan. Vreemd genoeg werd hierop echter in het geheel niet ingegaan, zodat deze bepaling zonder nadere bespiegelingen in de wet belandde.
Deze 'parlementaire radio-stilte' laat zich mogelijk verklaren doordat het Nederlandse bedrijfsleven destijds kennelijk niet zo'n goede reputatie genoot in het buitenland, wanneer het om betrouwbaarheid ging. Zo maakte Van den Bergh er in 1896 melding van dat in Duitsland geklaagd werd over flessentrekkerij door vele hier te lande werkzame `Schwindelfirmen', die onder steeds wisselende handelsnamen opereerden. De Memorie van Toelichting uit 1918 benadrukte ook de mogelijkheden die na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog zouden ontstaan voor de Nederlandse handel en sprak in dat verband onverbloemd over de noodzaak om `minderwaardige praktijken' tegen te gaan. De introductie van een systeem van gebonden overdraagbaarheid - in navolging van buitenlandse rechtstelsels - werd om die reden door de Hollandse koopmansgeest kennelijk gezien als een goede zet om het nationale blazoen op te poetsen. De introductie van handelsregisters door de Handelsregisterwet van 1918 en het totstandkomen van een Warenwet in 1919 - die mede misleidende aanprijzingen beoogt tegen te gaan - lijken te passen in dezelfde tijdsgeest.
Tevens lijkt van belang dat tot aan het arrest van 19 januari 1919 inzake Lindenbaum/Cohen de enge opvatting over onrechtmatigheid maatgevend was. Dit bracht met zich dat - bij gebreke van een algemene zorgvuldigheidsnorm - bescherming tegen misleiding in beginsel alleen geboden kon worden wanneer een beroep gedaan kon worden op wettelijke bepalingen. Ook om die reden was er in 1918 veel voor te zeggen om bij wet te trachten misleidend gebruik van handelsnamen tegen te gaan.
Periode 1920 - 1940
In de jurisprudentie werd door de Hoge Raad na 1920 vervolgens strikt de hand gehouden aan het door wetgever met de Merkenwet van 1893 en de Handelsnaamwet van 1921 geintroduceerde stelsel van gebonden overdraagbaarheid.
Zo verenigde de Hoge Raad zich in een beschikking van 31 december 1931 met de Conclusie van zijn Procureur-Generaal Noyon dat de curator in het faillissement van de uitgever van het Dagblad van Gouda zich terecht verzette tegen de verkoop van de handelsnaam, omdat niet tevens de `handelszaak' werd overgedragen.
In een tweetal arresten van 1929 en 1930 toonde de Hoge Raad zich erg `strikt in de leer' naar aanleiding van de overdracht van het eau de cologne-merk 4711. De Hoge Raad overwoog allereerst dat overdracht van de fabriek of handelsinrichting niet alleen een voorwaarde was voor aantekening van de overdracht van een merk in het register, maar ook een voorwaarde was voor de overdracht van het merk zelf, zodat dit ook gold voor niet-ingeschreven merken. De overdracht werd vervolgens niet erkend, omdat weliswaar alle ondernemingen in Nederland waren overgedragen, maar niet tevens de onderneming te Keulen.
In zijn arrest van 23 april 1931 toonde de Hoge Raad zich iets soepeler en overwoog dat art. 2 Hnw niet de eis stelt dat handelsnaam en onderneming gelijktijdig worden overgedragen, zodat een overdracht van de handelsnaam zeven maanden na de overdracht van de onderneming rechtsgeldig was.
In 1933 oordeelde de Hoge Raad vervolgens dat de overdracht van een handelsnaam tesamen met slechts een filiaal, in plaats van de hele onderneming, niet conform artikel 2 Hnw was. Ook twee andere arresten uit de jaren dertig getuigen van een `precieze' opstelling van de Hoge Raad waar het de toepassing van art. 2 Hnw betrof.
In de literatuur werden art. 2 Hnw en art. 20 Mw in de jaren twintig en dertig niet of nauwelijks bekritiseerd. Alleen Molengraaff liet zich in zijn bespreking van het 4711-arrest kritisch uit over de gebonden overdraagbaarheid van art. 20 Mw.
Misleiding
De wetsgeschiedenis van art. 20 Mw en art 2 Hnw leert dat de ratio voor de gebonden overdraagbaarheid gelegen was in het tegengaan van misleiding. De gedachte was dat een vrije overdracht van een merk of handelsnaam als regel slechts misleiding van het publiek ten doel of ten gevolg zou hebben.
Voor 1919 was er waarschijnlijk veel voor te zeggen om door middel van wetgeving zo goed en zo kwaad mogelijk maatregelen tegen misleiding te treffen, daar dergelijk handelen anders wellicht ongestraft zou kunnen plaatsvinden. Het Lindenbaum/Cohen-arrest zorgde op dit terrein echter voor een revolutie. Toepassing van maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen bleek een ongekend scala aan mogelijkheden te bieden om allerhande vormen van misleiding tegen te gaan.
Van belang is tevens dat de mogelijkheden tot misleiding door het gebruik van een handelsnaam of merk geenszins beperkt zijn tot een situatie waarin een handelsnaam of merk in andere handen overgaat. Om die reden werd in 1935 in een rapport van de Kamers van Koophandel gepleit voor invoering van een bepaling waarmee het voeren van handelsnamen die het publiek kunnen misleiden omtrent de aard, het karakter of de betekenis van de daaronder gedreven ondernemingen verboden kon worden. Dit leidde in 1943 tot de invoering van art. 2a Hnw dat in zijn algemeenheid het voeren van een handelsnaam die het publiek kon misleiden verbood. Bij wijzigingswet van 1954 werd art. 2a vervangen door het huidige art. 5b Hnw dat verbiedt om een handelsnaam te voeren, die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming, voor zover het publiek daardoor misleid kan worden.
Naast de verruiming van de toepassingsmogelijkheden van de onrechtmatige daad en het introduceren van deze expliciete wettelijke misleidingsbepalingen is tevens van belang dat de gebonden overdraagbaarheid op zichzelf geen waarborg tegen misleiding is. Zoals ook tijdens de parlementaire behandeling al werd aangegeven, kan ook degene die een handelsnaam of een merk met de onderneming overneemt zeer wel de aard of kwaliteit van de daaronder aangeboden waren en diensten wijzigen, evenals degene die zijn merk of handelsnaam niet overdraagt dat kan. Bovendien is het nog maar de vraag of zo'n wijziging direkt in misleiding resulteert. Dit alles leidde er toe dat in de jaren vijftig kritischer geluiden gehoord kwamen over de gebonden overdraagbaarheid van merk of handelsnaam, zoals bijv. in de dissertatie van Boekman van 1955.
Wetswijziging Merkenwet 1956
Het oude fabrikanten- en handels-merk fungeerde primair als herkomstaanduiding. Het gebruik van het merk stond garant voor een bepaalde kwaliteit, in het bijzonder omdat het publiek aannam dat een produkt ook fysiek uit een bepaalde fabriek of van een bepaalde detaillist afkomstig was. Dat pastte in een tijd met een nog enigzins `ambachtelijk wereldbeeld', waarin kennis en kunde veelal op één plaats geconcentreerd was en (merk)fabrikanten veelal tevens een bepaalde technologische voorsprong hadden.
In de loop van deze eeuw nam echter de internationalisering van het bedrijfsleven evenals de rationalisering van fabricage- en verkoopmethoden toe. De opkomst van de informatietechnologieën leidde ook tot een grotere spreiding van kennis en kunde, waardoor bijv. het hanteren van licenties voor fabricage of verkoopmethoden evenzeer een opmars maakte. Zo nam bijv. franchising na de Tweede Wereldoorlog een grote vlucht.
Deze ontwikkeling vond weerklank bij de wetgever, zoals bleek bij gelegenheid van de herziening van de Merkenwet in 1956 vanwege de ratificatie van de in 1934 in Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Unieverdrag van Parijs en het Arrangement van Madrid. In art. 3 lid 2 Mw erkende de wetgever de merklicentie door te bepalen dat gebruik door een licentienemer als constitutief gebruik voor de licentiegever kan worden aangemerkt. Deze wijziging werd welwillend door de Kamer ontvangen en men vroeg zich af of niet tevens de gebonden overdraagbaarheid van art. 20 Mw herzien diende te worden. Dit werd door de regering afgehouden met een verwijzing naar de op dat moment lopende besprekingen over een Benelux Merkenwet. De wetgever was zich echter zeer wel bewust dat hij met de acceptatie van de licentie een koerswijziging ten opzichte van het oude systeem inzette. Hij ging daartoe over omdat de argumenten voor dat oude systeem weinig overtuigend waren en hij wilde inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen.
Benelux Merkenwet 1971
Deze lijn werd doorgezet bij de totstandkoming van de Benelux Merkenwet, zoals ook reeds van regeringszijde was gesuggereerd bij de wijziging van de Merkenwet in 1956.
In de Toelichting constateerde de Benelux-wetgever dat het de vraag is of iemand die alleen het merk overneemt er belang bij zou hebben om de kwaliteit van de daaronder aangeboden goederen te veranderen, daar dit een direkte weerslag op de waarde van het merk kan hebben. Gewezen werd ook op de opkomst van merklicenties, die in een duidelijke behoefte voorzien. Om die redenen introduceerde de Benelux-wetgever de vrije overdraagbaarheid van merken en voorzag hij in de mogelijkheid tot het verlenen van licenties.
Dat de wetgever hiermee de `spijker op de kop sloeg' lijkt onderstreept te worden doordat het door art. 11 BMW geïntroduceerde regime in de literatuur alleen maar instemmend is ontvangen.
Conclusie
De geschiedenis leert dat de argumenten die aan de gebonden overdraagbaarheid van handelsnamen of merken ten grondslag liggen weinig doordacht en overtuigend zijn. Het introduceren bij wet van een systeem van gebonden overdraagbaarheid lijkt te zijn ingegeven door de wens aan te sluiten bij buitenlandse wetgeving en de omstandigheid dat misleiding onder het vóór het Lindenbaum/Cohen-arrest heersende klimaat bij gebreke van wetelijke bepalingen niet of nauwelijks was tegen te gaan. Met de ontwikkeling van de jurisprudentie na 1919 lijkt de noodzaak voor een wettelijke bepaling als art. 2 Hnw, die bovendien geen effectief instrument tegen misleiding biedt, duidelijk achterhaald.
Wijziging van art. 2 Hnw lijkt slechts logisch en consequent nu de wetgever, bij de introductie van de merklicentie in 1956 nog impliciet, maar bij de vrije overdraagbaarheid van merken in 1970 expliciet, aanvaardde dat een systeem van gebonden overdraagbaarheid inefficiënt en achterhaald is omdat het te zeer de aansluiting mist met de maatschappelijke opvattingen en ontwikkelingen. Dit gaat voor de handelsnaam minstens in gelijke mate op, zodat een consequente wetgever art. 2 Hnw evenzeer zou dienen te wijzigen in de lijn van art. 11 BMW.